Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass alle folgenden vier grundlegenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Es muss eine
   "Erfindung"
   vorliegen.
2. Die Erfindung muss
   "gewerblich anwendbar"
   sein.
3. Die Erfindung muss
   "neu"
   sein.
4. Die Erfindung muss auf einer
   "erfinderischen Tätigkeit"
   beruhen.

Auf diese Bedingungen wird im folgenden in den Abschnitten IV, 2 und 3,4,5 bis 8 bzw 9 eingegangen.

Außer diesen vier grundlegenden Bedingungen hat der Prüfer die beiden folgenden Erfordernisse zu beachten, die implizit im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung enthalten sind.

1. Die Erfindung muss so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie (nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausführen kann; dies ergibt sich aus Artikel 83. Fälle, in denen dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, sind in II, 4.11 aufgeführt.
2. Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie sich auf eintechnisches Gebiet (Regel 27 1b) bezieht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen definiert werden kann. Dieses den "technischen Charakter" betreffende Erfordernis kann dafür entscheiden sein, ob eine Erfindung nach Artikel 52(2) und (4) und Artikel 53(b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. (siehe III, 2.1). Dieses den "technischen Charakter" betreffende Erfordernis kann dafür entscheidend sein, ob eine Erfindung nach Art 52(2) und (4) und Art 53(b) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.

Das Übereinkommen schreibt nicht ausdrücklich oder implizit vor, dass eine Erfindung einen technischen Fortschritt oder sogar eine nützliche Wirkung mit sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch sind gegebenenfalls vorhandene vorteilhafte Wirkungen gegenüber dem Stand der Technik in der Beschreibung anzugeben, und solche Wirkungen sind für die Bestimmung der "erfinderischen Tätigkeit" oftmals bedeutsam (siehe IV, 9).

Im Übereinkommen ist die Bedeutung des Begriffs zwar nicht festgelegt, aber Art 52(2) enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung von Dingen, die nicht als Erfindungen angesehen werden.

Einige Ausnahmen in dieser Aufzählung schließen sowohl etwas Abstraktes als auch dessen Verkörperung ein (z.B. eine ästhetische Formschöpfung als etwas Abstraktes oder als Bild, Skulptur usw; ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als etwas Abstraktes oder in Form eines Verfahrens zum Betreiben einer Datenverarbeitungsanlage oder als Aufzeichnung, z.B. auf einem Magnetband).

Etwas "Abstraktes" als solches ist nie patentierbar.

Seine Verkörperung in Form von Erzeugnissen oder Verfahren kann patentierbar sein, sofern die Erfindung technische (d.h. praktische) Merkmale aufweist.

Die nachstehenden Beispiel sollen dies verdeutlichen (siehe auch IV, 2.2).

Die einzelnen Punkte der Aufzählung in Art 52(2) werden der Reihe nach behandelt.

Entdeckungen:

...

Wissenschaftliche Theorien:

...

Mathematische Methoden:

Hierbei handelt es sich nur um ein besonderes Beispiel für den Grundsatz, dass rein abstrakte oder intellektuelle Methoden nicht patentierbar sind. Ein abgekürztes Dividierverfahren z.B. wäre nicht patentierbar, eine danach arbeitende Rechenmaschine jedoch schon. Eine mathematsche Methode für das Entwerfen von elektrischen Filtern ist nicht patentierbar; jedoch können Filter, die nach dieser Methode entworfen worden sind, patentierbar sein, sofern sie ein neues technisches Merkmal aufweisen, auf das ein Erzeugnisanspruch gerichtet werden kann.

Ästhetische Formschöpfungen:

Eine ästhetische Formschöpfung bezieht sich der Definition nach auf ein Erzeugnis (beispielsweise ein Gemälde oder eine Skulptur) mit Aspekten, die weder praktischer noch funktioneller Art sind und im wesentlichen subjektiv zu beurteilen sind. Sollte das Erzeugnis jedoch auch funktionelle oder technische Merkmale haben, dann könnte es patentierbar sein, z.B. die Lauffläche eines Reifens. Der ästhetische Aspekt selbst ist nicht patentierbar, und zwarweder in einem Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch. ... Jedoch können in Fällen, in denen durch eine technische Anordnung oder andere technische Mittel ein ästhetischer Effekt erzielt wird, zwar nicht der ästhetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen Erzielung patentierbar sein.Beispielsweise könnte ein Gewebe mittels einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck verwendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall könnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein. ...

Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten:

Es handelt sich hier um weitere Beispiele für Dinge mit abstraktem oder intellektuellem Charakter. Insbesondere ein Plan zur Erlerung einer Sprache, ein Verfahren zur Lösung von Kreuzworträtseln, ein Spiel (als etwas Abstraktes, das durch seine Regeln festgelegt ist) oder ein Plan zur Organisation einer kommerziellen Tätigkeit würde nicht patentierbar sein. Jedoch könnte ein neues Gerät zur Durchführung eines Spiels oder eines Plans patentierbar sein.

Programme für Datenverarbeitungsanlagen:

Programme für Datenverarbeitungsanlagen können verschiedene Formen haben, beispielsweise Algorithmen, Flussdiagramme oder Serien codierter Befehle, die auf einem Band oder anderen maschinenlesbaren Aufzeichnungsträgern gespeichert werden können; sie können als Sonderfall entweder für eine mathematische Methode (siehe vorstehend) oder eine Wiedergabe von Informationen (siehe nachstehend) betrachtet werden. Wenn der Beitrag zum bisherigen Stand der Technik lediglich in einem Programm für Datenverarbeitungsanlagen besteht, ist der Gegenstand nicht patentierbar, unabhängig davon, in welcher Form er in den Ansprüchen dargelegt ist. So wäre z.B. ein Patentanspruch für eine Datenverarbeitungsanlage, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das besondere Programm in ihr gespeichert ist, oder für ein Verfahren zum Betrieb einer durch dieses Programm gesteuerten Datenverarbeitungsanlage in Steuerabhängigkeit von diesem Programm ebenso zu beanstanden wie ein Patentanspruch für das Programm als solches oder für das auf Magnettonband aufgenommene Programm.

Wiedergabe von Informationen:

Jede Art der Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar. Dies gilt sowohl für Patentansprüche, die auf die Wiedergabe von Informationen an sich (z.B. durch akustische Signale, durch das gesprochen Wort oder durch visuelle Anzeige) gerichtet sind, als auch für Patentansprüche, die auf Informationsträgern gespeicherte Informationen (beispielsweise Bücher, die durch ihren Inhalt, Schallplatten, die durch das aufgenommene Musikstück, Verkehrszeichen, die durch ihre Warnhinweise, Magnetbänder von Datenverarbeitungsanlagen, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme gekennzeichnet sind) oder auf Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen (z.B. Anzeiger oder Registriergeräte, die lediglich durch die angezeigten bzw die registrierte Informationen gekennzeichnet sind) gerichtet sind. Schließt die Art der Wiedergabe der Informationen jedoch neue technische Merkmale ein, so kann der Informationsträger bzw das Verfahren oder die Vorrichtung für die Wiedergabe der Information einen patentierbaren Gegenstand bilden. Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen. Beispiele für solche technischen Merkmale sind: ein Telegraphenapparat oder ein Nachrichtensystem, das durch die Verwendung eines besonderen Codes zur Wiedergabe der Buchstaben gekennzeichnet ist (z.B. Puls-Code-Modulation); ein Messinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet; eine Schallplatte mit besonderen Rillen für Stereoaufnahme; ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur.

Bei der Prüfung der Frage, ob eine Erfindung vorliegt, muss der Prüfer zwei generelle Punkte berücksichtigen. Zunächst sollte er die Form oder die Art des Patentanspruchs außer acht lassen und sich auf den Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen neuen Beitrag die beanspruchte angebliche zum Stand der Technik leistet. Stellt dieser Beitrag keine Erfindung dar, so liegt kein patentierbarer Gegenstand vor. Dieser Sachverhalt ist durch in IV.2.1 aufgefürten Beispiele anhand verschiedener Wege zur Beanspruchung eines Programms für eine Datenverarbeitungsanlage erläutert. Ein weiteres Beispiel: Ist ein gewerbliches Erzeugnis, das seiner Art nach selbst patentierbar ist, bekannt, so würde ein Patentanspruch auf dieses Erzeugnis, das sich gegenüber dem Stand der Technik lediglich durch eine andere Farbe unterscheidet, keine Erfindung darstellen, es sei denn, dass die gewählte Farbe ein unterschiedliches technisches (und nicht nur rein ästhetisches) Merkmal mit sich bringt. Ausschlüsse von der Patentierbarkeit gelten jedoch nur insoweit, wie sich die betreffende Anmeldung auf die ausgeschlossenen Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

Der Ausschluss kommt also unter Umständen nicht zum Tragen, wenn die Erfindung auch neue technische Merkmale aufweist. Dies wird durch die Beispiele veranschaulicht, die in IV.2.1 unter "ästhetische Formschöpfungen" angegeben sind. Darüber hinaus wäre beispielsweise eine Schallplatte nicht patentierbar, wenn das Besondere daran lediglich die darauf aufgezeichnete Musik wäre; würde jedoch die Form der Rille so geändert, dass die Schallplatte bei Verwendung eines speziellen Tonabnehmers auf eine neuartige Art und Weise funktioniert (siehe beispielsweise im Falle der ersten Stereoschallplatten), so könnte ein patentierbarer Gegenstand vorliegen.